В отзыве на исковое заявление ответчик с иском не согласился, пояснив при этом, что он не использует товарный знак, владельцем которого является ООО "Символ". Словесное обозначение "Росалко" входит как составная часть в фирменное наименование ответчика, право на которое возникло с момента его регистрации Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 28 мая 1996 г.

В процессе рассмотрения дела спорящие стороны пришли к мировому соглашению, в соответствии с которым ЗАО "Русский водочный торговый дом "Росалко-Нева" обязался не использовать в своей деятельности (рекламных материалах, визитных карточках и т. п.) товарные знаки, владельцем которых является ООО "Символ", кроме как в рамках фирменного наименования ЗАО "Русский водочный торговый дом "Росалко-Нева", зарегистрированного решением Регистрационной палаты.

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, подписанное сторонами, и прекратил производство по делу*(265).

Таким образом, под использованием фирменного наименования следует понимать как фактическое применение наименования, т. е. его размещение на товаре, в том числе в качестве элемента товарного знака, или его упаковке, так и номинальное оповещение о нем в текстах договоров, вывесок, объявлений и т. п.

При этом и фактическое применение, и номинальное оповещение должны иметь место в отношении зарегистрированного в установленном порядке фирменного наименования.

Действующее законодательство о фирменных наименованиях не содержит требований о юридически значимом объеме использования фирмы, несмотря на то что действия по использованию являются обязанностью фирмовладельца. Можно предположить, что для признания факта использования достаточно или фактического применения наименования на части производимых фирмовладельцем товаров, или простого оповещения о нем самим фирмовладельцем либо с его разрешения пользователем или посредником (поверенным, комиссионером, агентом). Впрочем, ввиду отсутствия правовых последствий за неиспользование фирмы фактор использования может иметь смысл лишь для установления юридически значимого объема незаконного использования фирменного наименования.

Исключительное право на использование фирменного наименования имеет свои предметные границы. Демаркация последних может быть осуществлена по различным основаниям, а именно: по количеству субъектов, управомоченных на использование фирменного наименования, и по количеству предприятий, находящихся у управомоченного лица в собственности или на основании иного права.

Очерчивая круг управомоченных субъектов, необходимо исходить из принципа юридической монополии, присущей режиму исключительного права, которым наделен фирмовладелец. Из этого принципа следует общее правило "одно юридическое лицо - одна фирма". Данное правило действует с известными исключениями, которые привнесены нормами закона, регулирующими отношения по поводу коммерческой концессии. В рамках концессионных отношений правообладатель (фирмовладелец) может предоставить фирменное наименование в составе комплекса исключительных прав нескольким пользователям, действующим на различных территориях, одновременно занимаясь предпринимательской деятельностью под своим фирменным наименованием при соблюдении ряда условий, главным образом территориального характера. Следовательно, концессионные правоотношения допускают множественность лиц, наделенных правом использования одного и того же фирменного наименования.

Еще один случай множественности лиц, использующих одно и то же наименование, приводится , допускающим "появление в обороте и нескольких юридических лиц, действующих под одним и тем же названием, которым раньше пользовалось прекращенное в результате разделения юридическое лицо"*(266). Это, по мнению , "возможно только тогда, когда, во-первых, они намерены действовать на разных участках рынка, и, во-вторых, это не создает затруднений для других участников оборота"*(267).

Что касается количества предприятий (как имущественных комплексов), находящихся у фирмовладельца в собственности или на основании иного права, то указанный параметр, по общему правилу, не оказывает влияния на предметные границы использования фирменного наименования. Здесь действует формула "один бизнес - одна фирма". Однако и в этом аспекте могут быть исключения, скажем, в случае, когда акционерное общество, располагающее своим имущественным комплексом, принимает в доверительное управление имущественный комплекс, включающий фирменное наименование, принадлежащее другой коммерческой организации. В этой связи возникает вопрос о возможности выступления акционерного общества в гражданском обороте под двумя различными фирменными наименованиями.

Аргументом в пользу отрицательного ответа на поставленный вопрос может служить правило, согласно которому доверительный управляющий действует от собственного имени.

Вместе с тем, как представляется, не существует препятствий для применения фирменного наименования учредителя доверительного управления на товарах и их упаковках, производимых на базе имущественного комплекса, находящегося в доверительном управлении.

Прекращение права на фирменное наименование

Право на фирменное наименование действует бессрочно, а точнее, в период жизненного цикла деятельности фирмовладельца. По общему правилу, право на использование фирменного наименования прекращается с момента ликвидации коммерческой организации, которую оно индивидуализировало в гражданском обороте.

В литературе называются и специфические основания, по которым право на фирменное наименование прекращается и при существовании организации, которую оно индивидуализировало.

Так, выделяет четыре основания, по которым право на фирму может прекратиться досрочно:

- при отказе фирмовладельца от права пользования конкретным фирменным наименованием;

- при переходе предприятия к новому владельцу, если условия такой передачи не предусматривают сохранение за предприятием прежнего фирменного наименования;

- при реорганизации юридического лица, в ходе которой оно может, а иногда и должно изменить свое фирменное наименование;

- по решению суда ввиду несоответствия фирменного наименования требованиям закона или нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц*(268).

Рассмотрим указанные основания подробнее.

Отказ фирмовладельца от исключительного права на использование принадлежащего ему фирменного наименования следует расценивать как аналог отказа гражданина или юридического лица от права собственности на принадлежащее ему имущество, допускаемый ст. 236 ГК РФ. Очевидно, что указанный отказ фирмовладельца должен сопровождаться актом публичного оповещения об этом. При этом возникают два вопроса, решить которые необходимо в целях предотвращения негативных последствий отказа от права на использование фирмы.

Первый вопрос связан с тем, что, отказавшись от указанного права, коммерческая организация не утрачивает обязанности иметь фирменное наименование. Поэтому условием отказа от права на использование должна быть регистрация нового фирменного наименования. При этом отказ от права на использование сам по себе не должен влечь автоматического прекращения такого права до момента регистрации нового фирменного наименования. Процедурно вопрос о замене фирменного наименования на другое решается в порядке регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").

Второй вопрос касается судьбы прежнего фирменного наименования, право на использование которого прекращено вследствие отказа от него фирмовладельца. В литературе существует точка зрения, согласно которой "подобные фирменные наименования могут быть избраны для своего обозначения любыми заинтересованными в этом участниками оборота"*(269). Действительно, действующее законодательство не запрещает подобный "захват" отказной фирмы, если только он не влечет нарушения правил о недобросовестной конкуренции и не вводит потребителей в заблуждение. И здесь следует согласиться с в том, что "указанные действия должны рассматриваться как злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция со всеми вытекающими отсюда последствиями"*(270).

Переход имущественного комплекса организации к новому владельцу без фирменного наименования также влечет прекращение права на фирму. Указанное прекращение будет иметь место, когда прежний владелец предприятия прекращает всякую деятельность и не участвует более в гражданском обороте. В данном случае действует правило п. 13 Положения о фирме, согласно которому право на фирму прекращается с переходом предприятия к новому владельцу, за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 п. 12 указанного положения. Исключения состоят в том, что в случае перехода предприятия к новому владельцу последний может пользоваться фирмой предприятия лишь с согласия прежнего владельца или его правопреемников и лишь при условии добавления к ней указания на преемственность связи.

Вопрос о судьбе права на использование фирменного наименования при реорганизации юридического лица - фирмовладельца исследован в юридической литературе весьма обстоятельно. Очевидно, что установленные гражданским законодательством формы реорганизации юридических лиц оказывают различное влияние на правообладание фирмой, с чем, собственно, согласно большинство исследователей*(271). Согласно ст. 57 ГК РФ реорганизация юридических лиц может быть осуществлена путем слияния нескольких организаций в одну новую, присоединения одного юридического лица к другому юридическому лицу, разделения одного юридического лица на несколько новых юридических лиц, выделения из состава юридического лица других юридических лиц, преобразования юридического лица в иную организационно-правовую форму юридического лица. По общему правилу, при реорганизации права и обязанности, в том числе право на использование фирменного наименования реорганизуемого юридического лица, переходят к иным субъектам права в порядке универсального правопреемства.

В процессе слияния юридических лиц - фирмовладельцев права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему лицу в соответствии с передаточным актом. В литературе называются три варианта решения вопроса о фирменном наименовании в процессе слияния юридических лиц, а именно:

- соединение фирменных наименований в единое целое;

- избрание нового фирменного наименования, которое ни одним из сливающихся юридических лиц ранее не использовалось;

- продолжение пользования фирменным наименованием одного из сливающихся юридических лиц*(272).

Представляется, что наиболее оптимальными вариантами следует признать выбор нового фирменного наименования либо оставление наиболее известного из прежних наименований. При этом как то, так и другое, должны быть зарегистрированы в процессе государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Соединение фирменных наименований в единое целое - занятие явно бесперспективное, поскольку правила построения фирменных наименований подобного соединения не допускают.

В процессе присоединения юридического лица - фирмовладельца к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного лица в соответствии с передаточным актом. Здесь предпочтительным вариантом будет сохранение фирменного наименования юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо. Впрочем, не исключается и вариант смены фирменного наименования на фирменное наименование присоединенного юридического лица. В первом случае прекращается право на использование фирменного наименования присоединенного лица, а во втором - право на использование фирменного наименования юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо.

В процессе разделения юридического лица - фирмовладельца права и обязанности последнего переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. В данном случае могут быть использованы следующие варианты решения судьбы фирменного наименования:

- во-первых, прежнее фирменное наименование может быть оставлено по соглашению участников процесса разделения либо по решению суда за одним из вновь возникших юридических лиц. В этом случае право на использование фирменного наименования не прекращается.

- во-вторых, вновь возникшие юридические лица могут выбирать для себя новые фирменные наименования. В этом случае право на использование прежнего фирменного наименования, принадлежащее юридическому лицу, подлежащему разделению, прекращается.

В литературе предлагается еще один вариант решения судьбы фирменного наименования при разделении юридического лица - фирмовладельца. Этот вариант, предлагаемый , можно условно назвать "клонированием фирмы".

Его суть состоит в том, что вновь возникшие юридические лица продолжают действовать в гражданском обороте под одним и тем же наименованием, которым ранее пользовалось юридическое лицо, подвергнутое процедуре разделения*(273). Однако такой вариант может применяться только в исключительных случаях и лишь при условии осуществления вновь возникшими юридическими лицами предпринимательской деятельности на разных сегментах рынка или на разных территориях.

В процессе выделения из состава юридического лица - фирмовладельца одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом. Поскольку юридическое лицо, из состава которого выделяются новые хозяйствующие субъекты, не прекращает своей деятельности, право на использование фирменного наименования в данном случае также не прекращается.

В процессе преобразования юридического лица - фирмовладельца одного вида в юридическое лицо другого вида, т. е. в процессе изменения организационно-правовой формы, к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. В данном случае факт изменения организационно-правовой формы является решающим в определении судьбы фирмы подлежащего преобразованию юридического лица. Структура прежнего фирменного наименования меняется, и, по существу, формируется новое наименование. Следовательно, право на использование прежнего фирменного наименования таким, какое оно было, прекращается.

В литературе между тем высказываются предположения, что "к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица, что означает переход права на фирменное наименование"*(274). При этом "в это фирменное наименование, при необходимости, должны быть внесены соответствующие изменения"*(275). Представляется, что указанная необходимость существует всегда, поскольку в гражданском обороте начинает действовать новая юридическая личность, обязанная по закону иметь свое фирменное наименование, построенное по установленным правилам.

В то же время, если следовать весьма спорной позиции, занятой ВАС РФ в Письме от 01.01.01 г. N С-13/ОПИ-122 "Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике"*(276), несмотря на изменение организационно-правовой формы, юридическое лицо, возникшее в результате преобразования, может пользоваться прежней фирмой в силу того, что оно существует в иной организационно-правовой форме.

При определении судьбы права на использование фирменных наименований следует иметь в виду то обстоятельство, что в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, реорганизация фирмовладельцев - коммерческих организаций может повлечь возникновение только определенных видов коммерческих организаций. Так, согласно ст. 68 ГК РФ хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы. В соответствии с п. 2 ст. 92 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Согласно п. 2 ст. 104 ГК РФ акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Согласно п. 2 ст. 112 ГК РФ производственный кооператив по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество.

Особенности слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования унитарных предприятий установлены в гл. V Закона об унитарных предприятиях. Согласно ст. 34 указанного закона унитарное предприятие может быть преобразовано по решению собственника его имущества в государственное или муниципальное учреждение. Преобразование унитарного предприятия в организации иной организационно-правовой формы осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации.

По общему правилу не допускается преобразование коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом (например, ст. 34 Закона об унитарных предприятиях, ст. 17 Федерального закона от 01.01.01 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"*(277), абз. 2 п. 1 ст. 121 ГК РФ).

Право на использование фирменного наименования может прекратиться в принудительном порядке по решению суда. Основания, по которым происходит такое прекращение, могут быть самыми разными. Их следует разделить на две группы. Первая группа оснований относится к принудительному запрету на пользование конкретным фирменным наименованием, например в связи с его несоответствием требованиям действующего законодательства или по причине введения в заблуждение потребителей.

Вторая группа оснований относится к принудительной реорганизации или принудительной ликвидации юридического лица - фирмовладельца.

Глава 9. Обязательства по использованию средств индивидуализации

§ 1. Договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступке товарного знака)

Общие положения

Юридически обеспеченная возможность передачи исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности указанного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с иными объектами. Возможность передачи исключительного права на товарный знак свидетельствует о том, что данное право признается объектом товарно-денежных отношений и может свободно по воле правообладателя вовлекаться в гражданский, в том числе и коммерческий оборот. Передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака) является одной из возможных форм распоряжения исключительным правом на данное средство индивидуализации производимой продукции. Эта форма, как впрочем и иные формы распоряжения правом на товарный знак, дополняет так называемую позитивную сторону исключительного права, заключающуюся в возможности самостоятельного применения товарного знака правообладателем. При этом речь идет не о формах распоряжения товарным знаком как разновидностях одного из правомочий, составляющих субъективное право собственности на вещь, что было бы противно самой природе идеального по характеру обозначения, а о формах распоряжения исключительным правом как юридических способах вовлечения его в гражданский оборот.

Согласно абз. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака). Приведенная норма реанимирует прежнюю, известную еще советскому законодательству юридическую модель передачи прав на товарный знак. Подобный шаг законодателя следует приветствовать, поскольку в прежней редакции ст. 25 Закона о товарных знаках речь шла только о возможности уступки самого товарного знака, что было в юридико-техническом плане шагом назад по сравнению с ранее действовавшими нормами. Обозначение не уступается, а применяется. Уступать можно лишь обозначаемый объект, например товар или право на применение обозначения к какому-либо объекту.

Передача исключительного права на товарный знак осуществляется по модели договора купли-продажи (ст. 454-491 ГК РФ), но не с помощью его использования. При этом в отличие от договорных отношений, складывающихся между лицензиаром и лицензиатом, передающую и принимающую стороны в дальнейшем ничего не связывает, кроме обязанностей последней воздерживаться от нарушения юридической монополии на использование знака приобретателем. Чтобы снова стать обладателем исключительного права на использование данного товарного знака, передающей стороне необходимо выступить в роли приобретателя в аналогичной сделке по передаче права на этот товарный знак.

Важную практическую направленность приобретает вопрос о необходимости заключения самостоятельного договора о передаче исключительных прав на товарный знак в том случае, когда имеет место, в том числе в процессе приватизации, продажа предприятия как единого имущественного комплекса, который включает и права на обозначения, индивидуализирующие продукцию, работы и услуги (ст. 132 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 559 ГК РФ право на товарный знак продавца переходит к покупателю, если иное не предусмотрено договором продажи предприятия. При этом по смыслу п. 1 ст. 559 ГК РФ предприятие в целом как имущественный комплекс передается в собственность покупателя. Очевидно, что право собственности на исключительное право возникнуть у покупателя не сможет, да и сама сделка в части передачи исключительного права без надлежащей регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет считаться недействительной. Поэтому исключительное право на товарный знак, как элемент имущественного комплекса, должно передаваться покупателю в рамках отдельного договора с соответствующей ссылкой на него в договоре продажи предприятия. Наличие отдельного договора в данном случае не меняет характера отчуждения права на товарный знак, поскольку его обладателем становится новый собственник имущественного комплекса.

Поскольку товарный знак ассоциируется у потребителей с определенным производителем того или иного товара (услуги), при смене правообладателя, которая имеет место в результате передачи исключительного права, может возникнуть опасность введения потребителей в заблуждение. Для того чтобы предотвратить это негативное явление, законодатель устанавливает правило, запрещающее уступку товарного знака, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Указанное правило сформулировано в абз. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках в предельно обобщенном виде, что не способствует его единообразному применению. В содержательном плане понятие "введение в заблуждение потребителя" раскрыто в п. 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных, утвержденных приказом Роспатента от 01.01.01 г. N 64*(278) (далее - Правила регистрации договоров).

Согласно указанному пункту уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;

- официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;

- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения, которые были включены как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;

- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара, включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся на территории другого географического объекта;

- обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника на такое воспроизведение;

- обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Кроме того, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;

- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Оценка возможности введения в заблуждение потребителей по указанным выше причинам осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии регистрации договоров о передаче исключительного права на товарный знак.

Формулировку признаков введения в заблуждение в процессе уступки товарного знака, содержащуюся в п. 27 Правил регистрации договоров, нельзя признать удачной, поскольку предлагаемый перечень элементов, включаемых в товарный знак, в большей своей части не влечет обмана потребителей в отношении обозначаемого знаком товара. На это обстоятельство обращается внимание и в литературе*(279).

Введение в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя является одной из форм недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Указанная форма согласно абз. 3 п. 1 cт. 10 Закона о конкуренции предполагает наличие действий, которые вводят потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей.

Вводящую в заблуждение уступку товарного знака не следует смешивать с вводящей в заблуждение регистрацией товарного знака. Основания, по которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, способных ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, определены в пп. 2.5.1 Правил регистрации товарного знака.

Понятие и элементы договора о передаче исключительного права на товарный знак

По договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) правообладатель обязуется передать приобретателю (юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу) исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, а приобретатель принимает на себя права и обязанности правообладателя.

Договор о передаче исключительного права на товарный знак является консенсуальным, поскольку будет считаться заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным его условиям. Вступление приобретателя в права правообладателя не совпадает по времени с моментом заключения договора об уступке товарного знака.

Договор следует считать взаимным, поскольку его стороны обладают определенным набором субъективных прав и обязанностей.

Уступка товарного знака может выступать как в виде возмездного, так и безвозмездного соглашения. Во всех случаях договор о передаче исключительного права на товарный знак будет являться безвозмездным, если указанная передача произведена по модели договора дарения.

Таким образом, факт уступки товарного знака характеризуется переходом и прекращением принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, и возникновением этого права у приобретателя.

К элементам договора о передаче исключительного права на товарный знак относятся его стороны, предмет, цена (для возмездных договоров), срок, форма и содержание.

Сторонами договора о передаче исключительного права на товарный знак являются правообладатель и приобретатель исключительного права. В роли правообладателя может выступать юридическое лицо - как коммерческая, так и некоммерческая организация независимо от их организационно-правовой формы, а равно осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Буквальное толкование п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что правообладателем может являться и некоммерческая организация, которая по общему правилу не наделена правом осуществления предпринимательской деятельности.

В качестве приобретателя исключительного права на товарный знак могут выступать те же самые лица, что и лица, выступающие в роли правообладателя.

Таким образом, из круга лиц, которые могут выступать сторонами договора об уступке товарного знака, исключены граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Предметом договора о передаче исключительного права на товарный знак является удостоверенное свидетельством исключительное право на товарный знак. При этом норма, содержащаяся в абз. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках, допускает два варианта передачи исключительного права на товарный знак. Первый вариант предполагает заключение договора о передаче, предметом которого выступают исключительные права на использование товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован. Одним из юридических последствий такой сделки будет являться сохранение за правообладателем исключительных прав на использование товарного знака в отношении другой части товаров (непереданных исключительных прав). В данном случае имеет место мнимая уступка товарного знака.

Второй вариант допускает заключение договора о передаче исключительного права на товарный знак, предметом которого выступают исключительные права на использование товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. Указанный вариант и будет условно именоваться полной уступкой товарного знака, хотя фактически уступки знака не происходит, а, по существу, имеет место замена правообладателя на товарный знак в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

В литературе высказано мнение о том, что предметом договора об уступке товарного знака является передача свидетельства на товарный знак*(280). С этим мнением трудно согласиться.

Предмет договора о передаче исключительного права на товарный знак является его существенным условием.

Цена договора о передаче исключительного права на товарный знак не является его существенным условием, но выступает как результат соглашения сторон. В настоящее время не существует единого подхода к оценке стоимости права на товарный знак. В экономической литературе выделяют три основных подхода к оценке товарных знаков: затратный, доходный, рыночный*(281).

В первом случае ценность товарного знака определяется величиной затрат, которые были фактически понесены для его создания и поддержания в силе.

Доходный подход, включающий три частных метода (экономии затрат, определения избыточного денежного потока, выделения поступлений или избыточных поступлений) реализуется посредством существующей практики оценки нематериальных активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

Рыночный подход заключается в оценке товарного знака через сравнение с уже имевшими место на рынке аналогичными сделками.

При установлении цены договора об уступке товарного знака оценка последнего имеет вспомогательное значение, поскольку цена является параметром, диктуемым рынком.

Срок договора о передаче исключительного права на товарный знак также не является его существенным условием. Он определяется истечением срока действия регистрации товарного знака. При условии своевременного его продления через каждые десять лет указанная регистрация может быть практически бессрочной. Исключительное право на товарный знак передается на оставшийся срок действия первоначальной либо последующей (продленной) регистрации.

Форма договора о передаче исключительного права на товарный знак предопределена наличием специального порядка его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Согласно ст. 27 Закона о товарных знаках договор о передаче исключительного права на товарный знак регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

Порядок регистрации договоров об уступке товарного знака установлен Правилами регистрации договоров. Согласно п. 6 указанных правил для регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляются:

- заявление по установленной форме о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;

- договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы, в них не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений; или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах;

- документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;

- документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя.

К заявлению может прилагаться свидетельство (свидетельства) на товарный знак.

Ведение дел по регистрации договора осуществляется правообладателем или лицом, которому передается право по договору, самостоятельно либо через представителя или патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в двухмесячный срок осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и их соответствия требованиям Правил регистрации договоров, а также положениям законодательства РФ, регулирующим отношения в сфере интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается, если заявителю направляется запрос с предложением представить отсутствующие и (или) исправленные документы, включая документ, подтверждающий уплату пошлины или регистрационного сбора в установленном размере. В этом случае срок проверки исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.